禁止反悔原則意指在專利審批、無效審查程序及其他法律程序中,專利權人在書面聲明、專利文件修改、與專利局往來信函等文件中,對專利權利要求的保護范圍作了限制承諾或者部分地放棄了保護,并因此獲得專利權,則在以后指控第三人侵權時對此限制承諾或明確表示放棄保護的技術內容不得反悔。

禁止反悔原則系基于“誠實信用”產生的一項獨立的權利解釋規則,旨在防止專利權人出爾反爾,兩頭得利,即在專利授予或維持中,對其保護范圍作出限制或縮小陳述,以利于專利的授予或維持;而在專利侵權訴訟中則又試圖取消這些限制或縮小其保護范圍的陳述,以利于侵權成立的判定。禁止反悔原則是一項國際通用的原則,我國在司法實踐中也已廣泛采用,但在專利立法中并未明確規定,由此造成了適用上的一些爭議,主要集中在:

1. 關于禁止反悔的范圍。觀點一認為,只有那些與新穎性和創造性有關的修改和意見陳述才適用禁止反悔原則;觀點二認為,與專利權的授予和專利權的維持有關的修改和意見陳述都適用禁止反悔原則;觀點三認為,對申請人在專利審批過程中所有的修改,只要經申請人與審查員確認后發生法律效力,均適用禁止反悔原則。筆者認為,從誠實信用和公平原則出發,只有對專利權的授予或維持有效產生了實質性作用的被專利權人放棄或作限制承諾的技術內容(或者說主要指為避開現有技術所作的修改或意見陳述),才應該是禁止反悔的內容,而一些譬如是程序性的或者形式上的修改,并不涉及該專利權包含的技術內容,適用禁止反悔顯然過于苛刻,不利于專利權與公眾利益的平衡。

2. 關于在何種程序中所作的限制承諾或者放棄保護可以適用禁止反悔。有觀點認為,應限于專利申請的審批程序中,也有觀點認為,應限于專利申請及專利無效審查程序中,還有觀點認為,專利權人在專利申請、無效審查及各種司法或行政程序中所作的限制承諾或放棄保護都應適用禁止反悔。筆者認為,從誠實信用角度出發,無疑第三種觀點是合乎邏輯的,但在實踐中,專利權人在各種司法或行政程序中所作的限制承諾或放棄保護往往難以查證,不具有可操作性。另外,對于非司法程序或行政程序中專利權人所作的限制承諾或放棄保護,比如專利權人與他人在雙方的協議中所作的相關承諾,是否也可以成為禁止反悔的內容。筆者認為,這只能對特定當事人有效,而不應普遍地成為禁止反悔的內容。

3. 禁止反悔原則與等同原則關系。一般認為,相同侵權成立時無需考慮禁止反悔原則;當相同侵權不成立,需要以等同原則判斷侵權時,才需考慮禁止反悔原則,禁止專利權人將已被限制、排除或者已經放棄的內容重新納入專利權保護范圍,以取得專利權與公眾利益的平衡。故可以認為禁止反悔原則是對等同原則的一種限制。在適用時,禁止反悔原則優先于等同原則。這種觀點在學界和實踐中得到了認可。北京市高級人民法院于20019月印發的《專利侵權判定若干問題的意見(試行)》第44條規定:當等同原則與禁止反悔原則在適用上發生沖突時,即原告主張適用等同原則判定被告侵犯其專利權,而被告主張適用禁止反悔原則判定自己不構成侵犯專利權的情況下,應當優先適用禁止反悔原則。

4. 禁止反悔原則適用的前提。在確定專利的保護范圍時,法院只需依據專利的權利要求書及說明書進行判斷即可。對于專利權人在有關程序中是否對其保護范圍有限制承諾,法院不負有查核義務。多數觀點認為,禁止反悔原則應以被告提出請求為前提,并承擔舉證責任,人民法院不應主動適用。

筆者認為,根據專利法的規定,發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準,說明書及附圖可以用于解釋權利要求。專利權人對專利權利要求的保護范圍所作的限制承諾或者部分地放棄了保護,一般都已體現在公告時的專利權利要求書或說明書中。應該說,專利權保護范圍在專利申請被授權公告時即以被公示確立,具有確定性,不應被隨意改變,故法院在適用禁止反悔原則時應當慎重,防止侵權訴訟中被告濫用該原則給專利權人造成不公。